[허변 상담일지] <협력업체로부터 경고장을 받다>

설명:[허변 상담일지] <협력업체로부터 경고장을 받다>

1. 상황

- A사는 이전에 거래하던 협력업체로부터 디자인 침해 금지를 요구하는 경고장을 받았다. - 그런데 그 디자인은 A사가 그 협력업체에 발주해서 납품받던 제품의 것이고, - 출원 날자를 보니 납품이 상당히 진행된 후에 디자인 등록 출원이 된 것이다. - 상당 기간 납품을 받아오다가 그 협력업체와 거래관계가 매끄럽지 않아 얼마전부터 A사가 해당 부품을 직접 생산하게 되자. 이에 협력업체가 경고장을 보내온 것이다.

 

2. 대응방안

- 무효심판 : 출원 전에 이미 공개된 디자인은 등록을 받을 수 없습니다(디자인 보호법 제33조 1항). 그런데 문제의 디자인은 그 등록 출원 전에 이미 납품을 통해 공개된 것이므로, 애초 등록되지 말았어야 함에도 잘못 등록된 것이지요. 무효사유를 원래부터 안고 있었습니다. 출원 전 공지되었다는 사실을 증명하면 무효심판을 통해 다자인 등록을 무효화시킬 수 있습니다. 등록을 무효화시키면 처음부터 그 등록은 없었던 것으로 되므로, 부당히 권리를 가지게 된 협력업체는 아무런 힘을 쓸 수 없게 됩니다. 이 건에서 출원 공지를 증명하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 제품이 그 출원 전에 이미 시중에 판매되었고, 해당 제품의 입수와 거래 명세를 찾기가 용이합니다.

- 정당권리자 주장 협력업체는 또는 A사의 디자인을 자신의 것으로 하여 출원하고 등록을 받았습니다. 정당한 권리자가 아닌 자에 의한 등록으로서 이 역시 무효사유에 해당합니다. 이 무효사유를 들어 해당 디자인 등록을 무효로 할 수 있으며, 무효로 된 날로부터 일정 기간 내에 정당 권리자가 출원하면 디자인권을 취득할 수 있습니다. 다만, 출원 전에 이미 공지된 사실은 변경할 수 없지요.

출원 전에 공개되지 않은 상태에서 협력업체가 부당히 출원한 경우에는 이 방법이 적절할 것입니다.

- 자유기술의 항변, 선사용권 주장 출원 전에 이미 공지된 기술이나 디자인은 누구나가 자유롭게 쓸 수 있는 자유기술에 해당합니다. 그래서 소송 등에서 '자유기술의 항변'이 가능합니다.

그리고 출원 전에 이미 본인이 사용하고 있었으므로, 그 사실에 기초해서 선사용권의 주장이 가능합니다. 선사용권의 주장은 그 디자인이 공개되었음을 입증하지는 못하지만, A사 본인이 사용한 것을 증명할 수 있을 때 유용합니다.

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3. 예방

이런 사례는 중소기업들 사이에서 비교적 빈번히 발생합니다. 어떤 예방 방법이 있을까요?

- 계약서 작성 거래가 시작될 때 권리와 의무 관계를 명료히 규정해 두는 것이 무엇보다 중요합니다. 그것을 계약이라 하고, 계약 내용을 적어 서로 서명한 것을 계약서라고 하지요.

개발업체가 기술과 디자인을 개발하여 판매하고자 할 때, 불가피하게 협력관계에 있는 복수의 회사들과 정보를 공유하게 됩니다. 그 협력 관계 회사는 부품이나 완성품을 제조하는 제조업체일 수도 있고, 그 물건을 파는 마케팅회사일 수도 있습니다. 이런 관계 회사들이 임의로 등록을 받는 경우가 허다하지요.

이렇게 관계 기업들이 무단으로 특허나 디자인 등록을 받았다면, 앞에서 언급한 바와 같이 정당한 권리자에 의한 출원이 아니라는 이유로 무효심판을 제기하여 권리를 되찾아올 수 있습니다.

그런데, 그 입증이 용이하지 않습니다. 함께 적든 많든 관계해서 협의하여 제품을 개발한 경우, 창작자가 누구인지 등록 받을 권리를 누가 가졌는지 등에 대해 명확히 구분되지 않는 경우가 많습니다. 진정한 권리자가 누구인지 입증하기가 어렵고 서로의 주장이 엇갈리게 됩니다. 심판이나 소송에서 그런 귀속 문제를 두고 피곤한 다툼을 하는 경우가 많고, 그런 만큼 억움함을 호소하는 일도 많아지지요.

그래서 다툼의 예방의 핵심은 무엇보다도 계약서를 미리 작성해 두는 것입니다. 관계 회사들 간의 역할 분담과 책임을 어느 정도 정리해서 서명을 해두면 많은 문제를 예방할 수 있습니다. 특히 납품 계약서 등에 도면이나 사진을 첨부해두면 증거확보가 용이합니다.

- 서면 소통 습관화

협력관계에서는 신뢰가 무엇보다 중요하지요.

하지만 인간의 기억력은 한계가 있습니다. 그리고 그 기억은 시간의 흐름이나 상황의 변동에 따라 변하기까지 합니다. 그래서 동일한 사실에 대해 사람마다 기억이 다르기도 합니다.

그래서 항상 회의 기록이나 상호 연락 내용을 가급적이면 서면으로 남겨둘 필요가 있습니다. 당장 그럴 수 없다면 사후적으로라도 협의 사항을 메일로 작성하여 공유하는 습관을 가질 필요가 있습니다. 특히 미팅 내용과 함께 제품 관련 정보, 사진, 도면 등을 메일이나 서신으로 상호 전달하여 두면, 사후 확인하기 편합니다.

이런 메일 전달 습관은 업무를 안전하고 효율적으로 수행하는 데에도 매우 도움이 되지요.

 

- 지식재산권 출원

도둑 맞지 않는 최고의 방법은 문단속을 철저히 하는 것이지요. 마찬가지로 내 창작을 도난 당하지 않으려면 내 권리를 제대로 확보하는 것입니다.

새로운 제품이 개발되었으면 즉시 특허출원이나 디자인 등록 출원을 해두는 것을 게을리 해서는 안됩니다. 출원은 가래로 막지 못할 일을 간단히 호미로 예방하는 일입니다. 출원을 머뭇거리고 있는 사이에 협력업체가 먼저 받아서 애먹이는 일이 생길 수 있는 것이지요.

특허 출원 등이 정작 힘을 발휘하는 것은, 그 출원 당시에 본인이 진정한 창작자임을 공식적으로 추정해주는 데 있다. 정당권리자 여부의 다툼이 생겼을 때 결정적인 다른 증거가 없는 한 정당한 권리자임을 증명해주는 최고의 증거가 특허출원한 사실일 것입니다.

- 영업비밀보호센터에 저장

 

개발한 제품의 도면이나 디자인을 수시로 영업비밀보호센터에 업로드하여 저장해두면 좋습니다. 후일 협력업체 뿐만 아니라 직원들이 기술을 빼내 가거나 납품업체와 같은 모기업의 기술탈취가 있을 때에도 매우 효과적입니다.

 

- 가장 중요한 팁!

변리사 친구를 한 명 잘 사귀어두십시오. 언제라도 소주 한 잔 기울일 수 있는 변리사 친구가 있다면, 필요할 때 쉽게 자문을 쉽게 구할 수 있겟지요. 그러면 웬간한 지식재산권 문제는 사전에 거의 예방할 수 있습니다.