일본제철과 도요타의 분쟁에서 배우는 특허전략

일본제철과 도요타의 분쟁에서 배우는 특허전략

 

** 일본제철이 도요타를 상대로 특허침해소송을 제기하였다(21. 10. 14).
일본 국내에서 대기업끼리 그것도 큰 거래선을 상대로 특허 소송을 제기한 것은 전례가 없는 매우 이례적인 일이라고 한다.
기사에서 나타난 내용만으로 특허 전략적인 관점에서 참고할 만한 점이 있는지 검토해보도록 한다.

 

<사실관계>
- 일본제철이, 전동차의 모터용 무방향성 전자강판 소재에 관련하여, 완성차 제조사인 도요타와 소재를 납품한 중국 보산강철을 상대로 200억엔의 손해배상 소송 제기.
- 이와 동시에 해당 철강소재를 사용한 모터가 탑재된 도요타 자동차의 국내 제조 및 판매를 금지하는 가처분도 신청.
- 중국 보산강철은 해당 소재 제품을 도요타에 납품하고 도요타는 하이브리드 차량에 사용하고 있음.

(* 전자강판(電磁鋼板)은 모터의 철심에 사용된다. 무방향성 전자강판은 에너지 소모 없이 효율적으로 모터의 회전수를 높일 수 있는 탈탄소 핵심 기술에 속한다고 함.  일본제철의 특허는 소재의 성분 함량에 특징이 있음.)

<일본제철의 주장>
- 특허 침해에 대해 도요타와 협의를 해왔지만 해결되지 않았다. 전자강판(電磁鋼板)은 당사의 전략상 매우 중요한 기술로서 특허침해를 간과할 수 없다.

<도요타의 주장>
- 재료의 성분 문제이므로 소재 메이커끼리 즉 일본제철과 보산강철이 서로 협의하여야 할 사안이다.
   제품을 사용한 유저에게 소송을 건 것은 매우 유감스럽다.
- 보산철강과 거래 계약할 때 타사의 특허 침해가 없음을 신중히 확인하고 계약하였다.
- 도요타는 일본제철의 제품을 많이 사용하는 중요 고객이다. 고객의 입장에서 특허침해를 제소 당해서 유감이다. 

 

 

이 사안에 관련하여 예상 가능한 질문과 그에 대해 답을 해보자.

 

1. 침해품을 사서 써도 특허 침해인가?

일본제철의 특허는 소재 강판의 성분 함량에 대한 것이다.
소재 강판을 제조 판매한 중국의 보산강철이 특허 침해의 논란이 있다는 데에는 이의가 없다.
그런데 그 소재를 구입하여 모터를 만든 도요타까지도 특허침해를 한 것인가?

그렇다. 소재가 특허침해라면 그 소재를 사용한 도요타도 특허를 침해하게 된다. 
특허권은 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 여기서 '실시'는 특허 발명에 관한 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하는 행위를 포괄한다. 
보산강철은 해당 제품을 생산 및 양도하였고, 도요타는 '사용'하였기에 '실시' 행위를 한 것이다.

그래서 특허권은 '권리의 다발'이라 부른다.
생산에서부터 유통 및 최종 사용자에 이르기까지 그 밸류체인을 따라 수많은 특허 침해자가 존재할 수 있다.
특허권자는 자신의 선택에 따라 그들 모두 혹은 일부에 대해 침해의 책임을 물을 수 있다.

가전제품 등이 특허침해품일 때 그것을 사서 집에서 사용하는 개인도 특허침해가 되는가?
특허침해는 '업으로서' 실시하는 경우에만 성립한다.
그래서 개인이 집에서 사용하는 것은 침해 문제가 없다.
그러나 특허침해한 가전제품을 영업용으로 사용한다면 침해의 문제가 있다. 

 

2. 왜 주요 고객인 도요타를 상대로 특허 소송을 걸었을까?

도요타는 일본제철의 중요한 큰 고객이다. 일본제철이 아무리 시장주도권을 가졌다 하더라도 주요 고객과 마찰을 일으키는 것은 부담스러울 것이다. 그럼에도 도요타를 상대로 소송을 제기한 이유는 무엇일까?

아마도 단시간 내 실효있는 해결을 도모하려 한 것으로 보인다. 
일본제철의 목표는 중국의 보산강철의 제품에 대한 일본에의 진입장벽을 구축하는 데 있을 것이다.
보산강철을 압박하는 것만으로는 충분하고도 효율적인 목적 달성이 어려울 것으로 여겼던 것 같다.
도요타를 동시에 공격하면, 도요타는 보산강철에 대해 조속한 해결을 요구할 것이고, 그러면 보산강철은 이중의 압박을 받게 된다.

특허침해는 제품의 흐름을 따라 여러 침해자가 존재할 수 있기 때문에, 어떤 침해자를 공격할 것인가에 따라 분쟁의 양상이 크게 달라질 수 있다.
그래서 효율적인 특허 소송 전략의 출발은 피고를 누구로 특정하는가에 달려있다. 누구를 공격하여야만 가장 경제적이고도 치명적인 영향을 가할 수 있는가를 고려하여 피고를 결정한다.

일본제철의 사례에서와 같이 전기차용 모터의 강판 소재의 경우에는 도요타와 같은 최종 수요자가 가장 강력한 지위를 가졌다. 그런 강력한 최종 수요자를 공격하면 제조업체에 대한 이중 압박의 효과를 노릴 수 있어 매우 효율적이다.

하지만 불특정 다수에게 판매되는 시장 제품의 경우에는 제조 업체 혹은 유통업체를 공략하는 것이 좋다. 제품이 시장에 나오는 것 자체를 막는 것이다.
그리고 대량 유통 제품은 그 제품을 취급하는 백화점이나 대형 온라인 쇼핑몰과 같은 핵심 유통업체를 제재하는 것이 바람직하다. 유통업체의 생명은 물품의 흐름에 있기 때문이다.  

한편 일본제철은, 모르긴 해도 일본 사람들의 예의바른(?) 성향을 고려할 때, 사전에 비공식적으로 도요타의 양해를 구했을 가능성이 높다.
그들은 임진왜란 때에도, 명을 정벌하러 가고자 하니 조선에 길을 빌려달라고 하지 않았던가(征明假道).
아마도 일본제철은 도요타에게 이렇게 말했을 것이다.
"보산강철을 치고자 하니 피고의 이름을 빌려달라."

 

3. 납품 기업이 비침해를 게런티했다는데?

큰 기업에 물품을 납품할 때 특허 침해가 없음을 보장하라는 요구를 받는 경우가 많다.
실제로 납품 계약에서, 특허침해의 문제가 발생할 경우에는 문제해결을 위한 제반 비용과 그와 관련해서 발생한 손해를 (을)이 모두 책임져야 한다는 조건을 넣기도 한다.

부품이나 소재에서 발생할 수 있는 모든 특허침해의 책임을 을에게 떠넘기는 계약 규정은 갑의 우월적 지위를 남용하였다는 비난을 피하기 어렵다.
어떤 특허도 침해하지 않았음을 보장하는 것은 사실상 불가능하다. 그것은 수학에서 '불능'이라고 불린다.
기술의 내용에 따라서는 을이 선량한 관리자의 책임의 다하였다면 응당 면책되어야 할 것이다.

그리고 갑과 을 사이의 계약은 그들 당사자 사이에서만 유효하다.
보산강철이 도요타에 대해 모든 특허침해 책임을 지겠다는 계약을 하였다 하더라도, 일본제철은 자신의 권리에 기초하여 누구든 선택적으로 혹은 모두를 제소할 수 있다.

 

4. 손해배상 소송과 함께 가처분 소송도 왜 제기하였는가?

손해배상 소송은 특허 침해로 인해 일본제철이 입은 손해를 배상 받기 위한 소송이다.
따라서 이 소송은 과거의 침해행위에 대한 책임을 묻는다.

가처분 소송은 도요타의 전기차 생산 및 판매의 금지를 요구하는 소송이다.
특허침해를 통해 만들어진 제품을 출시하지 못하도록 규제하고자 하는 것이다.
즉 이 가처분 소송은 미래의 침해 행위가 더이상 발생하거나 지속되지 않도록 하기 위한 조치를 요구한다.

이처럼 침해의 과거분에 대한 배상과 미래 행위에 대한 규제를 모두 달성하기 위해 손해배상 소송과 가처분 소송을 병행하는 것이다. 

가처분 결정은 기업의 업무를 중지시켜 침해를 원천적으로 차단하기 때문에 그 효과는 매우 강력하다.
그래서 당하는 입장에서는 해당 제품에 대한 기업 활동이 정지될 수 있기 때문에, 상황에 따라서는 너무 가혹한 결과를 가져올 수도 있다.

 

** (추가 보충) _ 220501

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