IPR, 특허 사업 안정성을 고려?

"권리자(코오롱)가 특허로 인해 사업을 안정적으로 영위하고 있는 상황에서 IPR을 개시할 경우, 권리자의 불이익이 클 수 있다."

이게 무슨 말일까?

기사 내용 :

" 하지만 HS효성의 기대와는 다르게 미국 특허청(USPTO)은 전혀 다른 결론을 냈다. 14일(현지시간) USPTO는 HS효성이 신청한 3건의 코오롱 특허 IPR 신청을 기각했다.

USPTO는 결정문에서 “이 특허는 이미 등록 후 6~9년이 지났다”며 “이렇게 오랜 기간 존속하게 되면, 권리자는 그동안 시장 독점·투자 회수·거래 관계 형성 등을 통해 안정된 기대이익을 가지게 된다”고 말했다. 즉 권리자(코오롱)가 특허로 인해 사업을 안정적으로 영위하고 있는 상황에서 IPR을 개시할 경우, 권리자의 불이익이 클 수 있다는 뜻이다."

https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=665921

[단독] HS효성첨단소재, 美 타이어코드 특허무효심판 ‘실패’

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<해설>

1. 특허의 유효성은 시간이 지나도 자동으로 확정되지 않음

미국 특허법 제282조는 “특허는 유효한 것으로 추정한다”고 규정하고 있고, 각 청구항의 유효성을 부정하려면 도전자가 이를 입증해야 한다고 명시한다. 이러한 추정 때문에 법원에서 특허가 무효임을 주장하려면 “명백하고 설득력 있는(clear and convincing)” 증거가 필요하며, 특허를 오래 사용했다는 사실 자체만으로 유효성 도전을 금지하는 규정은 없다.

2. 행정 절차에서의 시간제한

특허심판원(PTAB)에서 특허의 무효를 다투는 주요 절차는 **포스트그랜트 리뷰(PGR)**와 **인터 파르테스 리뷰(IPR)**이다. 이들 절차는 도전자가 누구냐와 특허 등록 시기에 따라 이용 가능 시점이 다르며, 다음과 같은 시간 제한이 있다.

• PGR – 최근 발효된 특허(2013년 3월 16일 이후 최초 출원)만 대상이며, 특허가 발행된 날로부터 9개월 이내에 신청해야 한다. 9개월이 지나면 PGR을 신청할 수 없고 IPR 절차로 넘어간다.
• IPR – 대부분의 특허에 대해 제기할 수 있으며, PGR 기간(첫 9개월)이 지나야 신청할 수 있다. 그러나 특허권자가 소송을 제기한 경우 피소자는 소장을 받은 날로부터 1년 안에 IPR을 청구해야 한다. 이 1년 규정 외에는 IPR을 제기할 수 있는 법정 시한이 없으므로, 특허가 등록된 후 몇 년이 지나도 제3자는 IPR을 통해 무효를 주장할 수 있다.

즉, HS 효성 사례에서처럼 특허가 6~9년간 존재한 것은 법정 시한이 아니라 PTAB(특허심판원, Patent Trial and Appeal Board) 가 재량으로 고려한 “요소”에 불과하다. 최근 USPTO는 IPR을 수리할지 여부를 국장과 심판관들이 직접 검토하며, “특허가 오랫동안 유효하게 유지되어 권리자가 시장에서 안정적인 기대이익을 형성했는지 등 ‘정착된 기대(settled expectations)’”를 고려한다고 밝혔다. 하지만 이는 제도 운영상의 재량 판단일 뿐, 법률상 “시간이 지나면 더 이상 무효를 주장할 수 없다”는 규정은 아니다.

3. 소송에서의 시간제한과 공평원칙

특허 소송에서 손해배상 청구는 35 U.S.C. § 286에 따라 소송 제기일로부터 6년 이전의 침해에 대해서만 청구할 수 있다. 그러나 이 조항은 특허의 유효성 도전을 금지하는 것이 아니라, 과거 손해배상 청구를 제한하는 것이다.

또한 특허권자가 소송 제기를 오래 지연했을 때, 피고는 **laches(과실)와 equitable estoppel(형평법상 금반언)**과 같은 공평원칙을 주장해 권리 행사를 제한할 수 있다. Laches는 특허권자가 부당하게 소송을 지연하고 그 지연으로 피고가 경제적 손실을 입은 경우, 소송 전 기간의 손해배상 청구를 막을 수 있지만 6년 이내의 손해배상까지는 제한하지 못한다. Equitable estoppel은 특허권자가 침해 주장을 하지 않을 것처럼 행동해 피고가 그 말을 믿고 투자한 경우 모든 구제를 차단할 수 있지만, 이는 특허의 유효성을 인정하는 것이 아니라 권리행사를 막는 조치이다.

4. 특정 관계에서의 제한: 양도인 금반언과 라이선스 제한

특허를 매각한 발명자는 나중에 그 특허가 무효라고 주장하지 못하는 assignor estoppel이라는 원칙이 있다. 다만 2021년 미연방대법원 판결은 이 원칙의 적용 범위를 좁혀서, 양도인이 당시 약속과 모순되는 주장을 할 때에만 금지되며, PTAB의 IPR 절차에는 적용되지 않는다고 판시했다. 또한 특허 라이선스 계약을 맺은 라이선스 기업도 일반적으로 특허의 유효성을 도전할 수 있으나, 계약 조항에 따라 도전이 제한될 수 있다.

5. 결론

미국법상 특허가 오래된 것만으로는 특허 무효 주장을 막지 못한다. 특허는 언제나 유효한 것으로 추정되지만, 이를 뒤집기 위한 절차와 기준이 마련되어 있다. PGR·IPR과 같은 행정 절차를 통해 언제든지 무효를 다툴 수 있으며, 피소자는 1년 내에 IPR을 제기해야 한다는 제한이 있을 뿐이다. 또한 소송에서 공평원칙이나 손해배상 시효가 적용될 수 있지만, 이들은 권리행사의 범위와 시점을 조절할 뿐, 특허의 무효 주장을 영원히 차단하지 않는다. 다만 2025년 이후 USPTO가 IPR 수리 여부를 결정할 때 특허의 연령과 특허권자의 투자 안정성을 재량 요소로 삼고 있어, 오래된 특허에 대한 행정적 무효심판이 어려워질 가능성은 있다. 그러나 이런 변화도 완전한 도전 금지라기보다는, IPR이 아닌 다른 법원 절차에서 유효성을 다투라는 정책적 선택에 가깝다.

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<미국에서 특허 분쟁이 발생하면 특허의 유효성(무효)을 다툴 수 있는 절차>

행정적 절차(USPTO)와 사법적 절차(연방법원)로 나누어진다.

1. 미국 특허청(USPTO)에서 진행되는 절차

1-1. 익명(익스 파르테) 재심사(Ex Parte Reexamination)

• 누가 요청할 수 있는가: 누구나(특허권자 또는 제3자) 요청 가능.
• 근거: 요청인은 특허 또는 인쇄물로부터 **‘특허성에 대한 중대한 새로운 문제’(substantial new question of patentability, SNQ)**를 제시해야 하며, 이는 기존 심사에서 다루지 않은 것이어야 합니다. USPTO 국장이 SNQ를 인정하면 재심사가 시작된다.
• 절차: 재심사가 개시되면 심사관이 특허성을 다시 평가하고, 특허권자는 청구항을 수정하거나 방어한다. 제3자는 요청 이후 더 이상 절차에 참여하지 못하므로 ‘익스 파르테’이다.
• 기간과 비용: 판치 기사에 따르면 결정까지 약 3개월, 전체 재심사 기간은 2년 이상이며, 청구 비용은 약 $1,400~14,000.
• 장점/제한: 신청 요건(SNQ)이 낮고, PTAB의 재량적 기각 사유가 적용되지 않아 수리율이 90% 이상이다. 다만 제3자는 적극적으로 주장할 기회를 잃고, IPR에 비해 시간은 길 수 있다.

1-2. 인터 파르테스 리뷰(IPR)

• 목적: 제3자가 특허의 청구항을 증거(선행특허, 인쇄물)에 근거하여 무효화하려는 행정 재판 절차다.
• 요건: 청구인은 해당 청구항에 대해 **“무효일 가능성이 합리적으로 높다(reasonable likelihood)”**는 수준의 자료를 제출해야 한다.
• 제한: PGR 기간(발행 후 9개월) 이후에만 신청할 수 있으며, 피소된 경우 소장을 받은 날로부터 1년 내에 신청해야 합니다. 선행으로서 특허 무효확인을 위한 **민사 소송(예: 선언적 판결청구)**을 먼저 제기하면 같은 특허에 대해 IPR을 제기할 수 없다.
• 절차: PTAB가 약 6개월 안에 개시 여부를 결정하며 IPR이 시작되면 1년 내에 최종 결정이 내려진다.
• 표준: 증거의 우위(preponderance of evidence)라는 상대적으로 낮은 기준으로 평가된다.
• 비용: 청구서 제출 비용 등 포함 약 $52,000로 보고된다.
• 결과: PTAB는 청구항을 무효로 하거나 유지하며, 최종 결정은 연방순회항소법원(Federal Circuit)에만 항소할 수 있다.

1-3. 포스트그랜트 리뷰(PGR)

• 대상: 2013년 3월 16일 이후 최초로 출원된 특허로, 발행 후 9개월 이내에만 신청할 수 있다.
• 요건: 청구인은 청구항이 무효일 가능성이 “우세하다(more likely than not)”거나 명확한 법적 오류가 있다고 주장해야 한다.
• 범위: 특허적격성(§101), 기재요건(§112) 등 광범위한 사유를 주장할 수 있다.
• 기간/비용: 약 1.5년 정도 소요, 비용은 약 $60,000로 알려져 있다.
• 항소: PTAB의 최종 결정은 Federal Circuit에만 항소할 수 있다.

1-4. 유래(derivation) 절차

• 목적: 특허 출원인이 실제 발명자가 아니라 다른 사람의 발명을 도용한 경우를 밝히는 절차.
• 요건: 35 U.S.C. § 135에 따라 신청서에 도용된 증거를 상세히 제시해야 하며, PTAB가 발명이 파생되었다고 판단하면 발명자 명의를 수정한다.
• 항소: 결정은 Federal Circuit에 항소할 수 있다.

1-5. 특허 간섭(interference)

• AIA 이전(2013년 3월 16일 이전) 출원된 특허 간에 ‘누가 먼저 발명했는지’ 다투는 절차이다. 현행 제도에서는 새로 발생하지 않으므로 간단히 언급에 그친다.

2. 사법 절차 – 연방 법원

2-1. 특허 침해 소송에서의 무효 항변

• 역할: 특허권자가 침해 소송을 제기하면 피고는 유효성, 특허적격성, 신규성, 진보성(§102, §103) 등을 근거로 무효 항변을 제기할 수 있다.
• 증명책임: 법원에서는 특허가 유효한 것으로 추정되므로, 피고는 무효를 ‘명백하고 설득력 있는(clear and convincing)’ 증거로 입증해야 한다. 이 기준은 PTAB보다 높다.
• 소송 외 조정: 대부분의 특허 침해 사건은 화해로 종결되지만, 무효 항변은 재판의 핵심 전략으로 사용된다.

2-2. 선언적 판결(declaratory judgment) 제소

• 목적: 잠재적 피침해자가 ‘실제로 사용하고 있는 제품/기술이 특허를 침해하지 않는다’거나 특허가 무효임을 확인받기 위해 선제적으로 제기하는 소송이다.
• 요건: 미국 헌법상 “실제의 사건·논쟁”가 있어야 관할권이 성립한다. 법원은 특허권자가 소송을 제기할 “합리적인 위협(reasonable apprehension)”이나 현재의 라이선스 계약 분쟁 등 실질적 분쟁이 있는지 검토한다. 2007년 대법원 MedImmune v. Genentech 판결로, 라이선스 사용자도 특허료를 계속 지급하면서 무효를 주장하는 선언적 판결을 청구할 수 있게 되었고, 이는 선언적 판결 관할 범위를 확대했다.
• 장점: IPR 제소 전이나 소송 위협이 있을 때 조기에 사법 판단을 받는 수단이며, 승소하면 특허권자의 향후 소송을 막을 수 있다.
• 제한: 한번 선언적 판결(무효) 소송을 제기하면 같은 특허에 대하여 IPR 청구가 금지된다.

2-3. 미국 국제무역위원회(ITC) 제337조 조사

• 내용: 수입품이 미국 특허를 침해하는지 여부를 다투며, ITC는 수입 금지명령(exclusion order) 등의 구제수단을 제공한다.
• 무효 주장: 피조사자는 국내 연방지방법원과 동일한 방어책을 사용할 수 있으며, 무효, 비침해, 불실시 및 이전 사용 등 모든 방어가 가능하다.
• 특징: 절차가 빠르기 때문에 피조사자는 준비 기간이 짧습니다. ITC 결정도 Federal Circuit에 항소할 수 있다.

2-4. 연방법원 판결 및 PTAB 결정의 항소

• 연방순회항소법원(Federal Circuit): 특허 사건에 관한 모든 항소는 Federal Circuit이 독점 관할한다. 28 U.S.C. §1295에 따라 연방지방법원의 특허 관련 최종 판결과 PTAB의 재심사·포스트그랜트·IPR·PGR·파생 절차 결정 및 ITC의 최종 결정은 Federal Circuit에만 항소할 수 있다.
• 평가기준: Federal Circuit은 법률적 오류는 재심사하고, 사실인정을 존중한다. PTAB 결정의 기관설명 부분에 대해서는 재량을 넓게 인정하며, 약 70~80%의 PTAB 결정이 그대로 유지된다.
• 대법원: Federal Circuit 판결에 불복하는 경우 대법원에 상고할 수 있지만, 대법원은 소수의 사건만 심리한다.

3. 그 밖의 절차

3-1. 재발급(reissue)

특허권자가 스스로 오류를 시정하기 위해 청구항을 정정하며, 제3자도 무효사유를 제기할 수 있지만 이는 특허권자의 절차라 무효 다툼과는 다소 차이가 있다.

3-2. 무효화 및 취소소송(eg. PGR, IPR, 재심사) 종료 후

PTAB의 최종 결정이 내려지면 추가로 디렉터 리뷰를 신청할 수 있고, 그 결과에도 불복하면 Federal Circuit에 항소할 수 있다.

종합

특허 분쟁이 발생하면 피소자는 여러 전략을 통해 특허의 유효성에 도전할 수 있다. USPTO에서 진행되는 ex parte 재심사, IPR, PGR, 파생 절차는 비교적 저렴하고 신속한 행정적 수단이며, PTAB의 결정을 연방순회항소법원에 항소할 수 있다. 한편, 연방지방법원 소송에서는 무효 항변 또는 선언적 판결을 제기해 특허 자체를 공격할 수 있고, 무효를 입증하는 기준은 PTAB보다 엄격한 명백하고 설득력 있는 증거다. 또한 ITC 제337조 조사에서도 동일한 무효 주장을 방어 수단으로 사용할 수 있다. 각 절차의 요건과 시기, 비용, 표준을 고려해 적절한 전략을 선택하는 것이 중요하다.