[매경칼럼] 자기 제품 사진 때문에 특허가 무효로 되었다고?

자기 제품 사진 때문에 특허가 무효로 되었다고?

                           _ 특허등록 요건 '신규성'에 대해

'지팡이 아이스크림'이라는 것 드셔보셨나요?

지팡이처럼 길게 굽어지고 속이 빈 옥수수 뻥튀기 내에 아이스크림을 채운 것이라고 합니다. 저는 아직 먹어보진 않았지만 그 형상과 먹는 방법이 매우 재미있을 것이라 짐작됩니다. 특히 뻥튀기가 단열재 역할을 하여 아이스크림이 오래 보존되고 뻥튀기의 바싹한 식감도 인기를 끄는 데 중요한 역할을 하였답니다.

이 재미있는 아이스크림은 인사동 골목을 찾은 사람들에게 선풍적인 인기를 끌어 그 골목의 명물이 되었다고 합니다. 

이렇게 유명해지니 전국 각지에서 그 인기에 편승한 유사한 제품들이 나오기 시작했습니다. 당연히 다툼이 일어났겠지요.

 

 

마침 이 아이스크림의 제조방법에 대해서는 특허가 있었습니다. 

원 개발자는 2012년 8월 27일에 특허출원하여 다음 해 5월에 특허등록(특허 제10-1269215호) 받았습니다. 특허권자는 특허에 기초하여 모방자들을 응징하려고 했겠지요.

그런데 안타깝게도 얼마 전 그 특허에 대해 무효 심결이 내려졌습니다.  무효가 되면 특허는 처음부터 없었던 것으로 인정됩니다. 그러면 특허를 가지고 모방자들을 제재할 수 없을뿐만 아니라 어느 누구가 그와 동일한 제품을 만들어 팔더라도 어찌할 수 없게 되는 거지요.

도대체 무슨 일이 있었을까요?

특허공격을 받은 모방생산자의 입장에서는 자신들을 방어하기 위해 통상적으로 특허무효심판과 권리범위확인심판을 제기합니다.  특허무효심판은 특허가 애당초 특허요건을 갖추지 못했음에도 잘못 특허되었다고 주장하며 청구하는 심판입니다.  권리범위확인심판은 자신의 제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않음을 확인해달라는 청구입니다.

모방자들이 청구한 무효심판의 심결에서 지팡이 아이스크림 특허가 무효로 되어야 한다고 적시한 사유는 "신규성 상실"이었습니다.  즉 특허출원 전에 그 기술이 이미 알려졌다는 것이지요.  특허법에 따르면 특허출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없습니다.

그런데 신규성 상실의 증거로 제시된 것은 다름아닌 특허권자의 가게 사진입니다.  아이스크림을 사먹은 사람이 그 경험을 지인들에게 알리기 위해 인터넷 카페에 사진을 올린 것이지요. 특허출원일(8/27)보다 불과 14일 앞선 8월 13일에 사진에 게재되었습니다.  심판관들은 그 사진의 내용만으로도 지팡이 아이스크림의 제조방법을 쉽게 예상할 수 있다고 본 것입니다.

참 안타까운 일이지요?

자신의 가게 사진에 나타난 자신의 제품 때문에 특허가 무효로 되다니..

타인의 공개된 기술과 같아서 신규성을 잃었다고 하면 좀 덜 억울할지 모릅니다.  그런데 이 '지팡이 아이스크림'의 케이스와 같이 자신의 제품 때문에 신규성이 상실되는 경우도 종종 발생합니다.  자신 것으로 인해 특허를 받지 못하거나 이미 등록된 특허가 무효로 되는 경우는 너무도 억울하겠지요.

자기 제품에 의해 신규성이 상실되는 경우는, 특허출원 전 제품 출시 외에도, 출원 전에 광고, 카탈로그 배포, 매스컴 기사, 샘플제품 배포 등 다양한 형태로 나타납니다.

자기 제품에 의한 신규성 상실을 방지하는 가장 확실한 방법은 말할 것도 없이 반드시 제품 출시 전에 특허출원을 미리 하는 것이지요. 대부분의 출원인들은 그렇게 잘 하고 있습니다.

그러나 원하든 원하지 않든 혹은 특허요건 제대로 몰라서 출원 전에 발명 혹은 제품이 공개나 실시될 수 있습니다.  그렇더라고 절대 포기하지 마세요.  다 살려낼 방법이 있습니다.

신규성 상실의 예외가 인정되는 경우가 있습니다. 공개 등이 발명자나 그 승계인과 같은 권리자에 의해서 이루어진 경우와,  권리자의 의사에 반하여 이루어진 경우에 그러합니다.  권리자에 의한 공지 등은 제품을 출시한 경우가 일반적이겠지만, 논문 발표, 박람회 출품, 광고, 카탈로그 배포 등의 형태로 일어납니다.  권리자의 의사에 반한 공지 등은 관계자의 부당한 유출, 기술 탈취 등에 의해 일어나겠지요.

이런 신규성 상실의 예외를 인정받기 위한 주의사항은 다음과 같습니다.

    - 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 특허출원하여야만 인정 받습니다.
    - 공지 등이 권리자에 의한 경우에는 출원시에 반드시 신규성 상실 예외 적용을 받고자 한다는 취지를 기재하여야 합니다.
       그리고 그를 증명하는 서류도 첨부하여야 합니다.

    - 공지 등이 권리자의 의사에 반하여 이루어진 경우에는 취지 기재나 증명서류 제출은 요구되지 않습니다.

       그러나 언젠가 자신의 의사에 반하여 공지 등이 되었음을 입증하여야 할 상황이 발행할 수 있으므로, 그 사실을 알고 있다면 미리 준비를 해두는 것이 바람직합니다.      

    - 신규성 상실 예외를 인정받을 수 있다 하더라도 가능한한 조속히 출원을 진행하는 것이 좋습니다.

       예외 인정가능한 공지 등의 시점과 특허출원 사이에 제3자에 의해 동일 발명이 공개되어버리면 신규성이 상실되어 버릴 수 있기 때문입니다.

여하튼 우리나라를 포함한 전세계의 특허제도는 먼저 출원한 사람에게 특허받을 수 있는 우선적 권리를 부여하는 ​선출원주의를 채택하고 있습니다.  이런 선출원주의 하에서는 특허출원을 지체하는 만큼 불이익이 수반된다는 점을 명심하여야 할 것입니다. 

 

 

지팡이아이스크림_공고공보.pdf

지팡이아이스크림_무효심결문.pdf 

지팡이아이스크림_권리심결문.pdf