[지재권제도해설] 한국에 특허등록된 내용을 미국에서 특허받을 수 있나요?

[페이스북 질의내용]
"이미 한국에 특허등록된 내용을 미국에 특허출원한 경우 큰 변수가 없는한 일반적으로 특허등록이 되는지요?"

[답]
이 질의는 발명의 국제적 보호와 관련하여 두 가지 원칙을 함께 이해하여야 합니다.
첫째는 '각국 특허 독립의 원칙'이고, 두번째가 '우선권 주장제도'입니다.
이들 두 원칙 내지 제도는 특허의 국제적 보호를 위해 전세계 대부분의 국가가 가입하고 있는 파리조약에 규정되어 있습니다.

‎'각국 특허 독립의 원칙'은..
말 그대로 각 나라마다 특허가 독립한다는 말입니다.

다시 말하면, 어느 한 나라의 특허의 운명(출원, 등록, 무효 등)이 다른 나라의 특허에 영향을 미치지 않는다는 원칙입니다.
그래서 한국에 특허를 받았다고 해서 미국에서 특허를 받을 수 있다고 보장할 수는 없습니다.
각 나라마다 그 나라의 심사관의 심사를 하여 특허여부를 결정합니다.
그래서 같은 발명이라도 나라에 따라서는 특허를 받지 못하는 경우가 발생합니다.

다만 이런 경우는 있습니다.
자국의 심사 능력이 떨어지거나 혹은 심사 부담을 줄이기 위해 다른 나라의 심사결과를 이용하거나 참고하는 경우는 있을 수 있습니다.
일부 특허제도의 후진국에서 자신들의 심사가 진행되기 전에 다른 선진국에서 특허 결정이 먼저 나오면 그걸 기초로 특허등록을 해주거나 심사에 중요한 참고자료로 삼는 경우는 있습니다.

최근에는 특허선진국들이 심사하이웨이제도를 채택하여 상호 심사 결과를 공유하기도 합니다. 우리나라는 미국, 일본등과 그런 협약을 맺었지요.

참고로 우리나라는 세계 4대 특허 다출원국가이고 특허제도에 있어 최고 선진국 반열에 속해 있습니다.

‎"우선권 주장제도"는 우리나라의 발명을 외국에서 특허받고자 할 때 적용받는 매우 중요한 제도입니다.

많은 사람들이, 위 질의자의 말씀과 같이, 우리나라에 특허를 받은 후 미국 등 외국에 특허출원하면 문제가 없는 줄 알고 있습니다.
그러나 이런 경우에는 매우 엄격한 요건을 충족하여야 하고 잘못하면 특허를 받을 수 없으므로 주의를 요합니다.

우선권 주장이란!
우리나라에 출원한 날로부터 1년 이내에 외국에 출원하면 그 외국출원은 우리나라 출원일로 소급하여 인정받을 수 있는 제도입니다.
그래서 우리나라 출원일과 외국 출원일 사이에 다른 사람이 그 외국에 동일 발명을 출원하여도 불이익이 없게 되는 것입니다.
무척 좋은 제도이지요?

그런데 주의하여야 할 것은, 1년의 기산일은 "우리나라 출원일"이며, "등록일"이 아니라는 점입니다.
보통 특허등록을 받고 나면 1년이 훌쩍 지나 있는 경우가 대부분입니다.
그래서 우리나라 특허등록이 된 이후에는 외국에 출원하여도 특허받을 수 없는 경우가 대부분이지요.

요즘은 우선심사를 청구하여 1년 이내에 특허가 나오는 경우가 많아지긴 했습니다만, "외국 출원은 우리나라 출원일로부터 1년 이내"라는 원칙을 반드시 기억하시기 바랍니다.

자 그럼.. 이런 의문이 드시겠지요.
우리나라 출원일로부터 1년이 지나고 나면, 외국에 출원을 하여도 특허를 받을 수 없는 것은 아닌가?
반드시 그렇지는 않습니다.

그 때는 '공개여부'가 특허가능성을 결정합니다.
어느 나라든 특허출뤈 전에 그 발명의 내용이 이미 알려진 것이라면 신규성이 없다는 것을 이유로 특허등록을 거절합니다.
그것이 본인의 것이든 타인의 것이든 따지지 않습니다.

그래서 만약 1년의 우선권주장 기간이 지나서 외국에 출원하고자 할 때에는 그 출원 내용이 공개되었는지를 판단하고 공개되었다면 포기하는 것이 좋습니다.
공개는 등록이 되었을 때, 및 출원일로부터 1년6개월이 지났을 때 특허청에 의해 자동으로 시행됩니다.
혹은 본인이 조기공개를 신청하여도 마찬가지로 공개됩니다. 조기공개는 우선심사를 신청하는 목적 등으로 신청하는 경우가 많아지고 있습니다. 하지만 외국출원과 관련하여서도 이 제도의 이용은 좀 신중하여야 겠지요?